[비즈한국] 상표가 침해되면 상표권자는 어떤 법적인 보호를 받을 수 있을까. 상표권 침해 행위에 대한 손해배상 청구 등 민사상 제재뿐만 아니라 침해죄의 형사상 처벌도 가능하다.
상표법에 따라 상표권 침해행위를 한 자는 형사상 7년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금에 처할 수 있다. 형사상 침해죄가 성립하기 위해서는 침해자에게 고의가 있어야 한다. 고의의 성립에는 행위자가 타인의 등록상표임을 인식하면서 그 지정상품과 동일 유사한 상품에 사용할 의사가 있으면 족하다. 상표권자가 등록상표임을 표시해 사용한 경우에는 침해자의 고의가 추정되는데, 등록상표임을 표시하는 행위란 보통 등록상표 또는 상표 등록번호를 직접 표기하거나, 상표에 ‘Registered(등록된)’를 의미하는 ®을 함께 표기하는 경우를 의미한다.
민사적으로는 침해금지나 침해예방을 청구하거나, 손해배상청구권을 피보전권리로 하는 가압류, 침해금지청구권을 피보전권리로 하는 가처분 등을 신청할 수 있으며, 직접 손해배상을 청구할 수도 있다. 침해자에게 민사상 손해배상을 청구할 때 손해배상액은 얼마로 산정할 수 있을까.
상표를 침해한 자에게 손해배상을 청구하려면 우선 상표권자가 등록상표를 지정상품에 실제 사용하고 있어야 한다. 등록만 하고 사용하고 있지 않으면 상표권자의 손해가 발생됐다고 보지 않기 때문이다. 실시하지 않더라도 손해배상이 가능한 특허와는 차이가 있다. 상표권자가 직접 상표를 사용하고 있지 않더라도 상표의 사용계약을 통해 사용권자가 등록상표를 사용하고 있다면 상표권자가 그 상표를 사용하였다고 보는 것이 타당하다. 사용권 설정을 통해 상표를 간접적으로 사용한 것으로 볼 수 있기 때문이다.
손해배상액을 산정할 때 침해를 받은 자는 일반 손해배상액과 법정 손해배상액 중 하나를 선택할 수 있다. 손해배상액의 산정과 관련해 일반 손해배상액은 상표법 제109조에서, 법정 손해배상액은 제111조에서 규정하고 있는데, 소를 제기하는 원고는 소송에서 제109조 또는 제111조 중 하나를 선택해 손해배상액을 청구하는 것이다.
일반 손해배상액 산정 제도는 공평의 원칙에 따라 실제로 침해자로 인해 발생한 손해를 보전해 권리자에게 손해가 없었던 것처럼 만들어 주는 것이다. 이를 ‘실손전보의 원칙’이라 한다. 손해배상의 인정범위를 실제 증명되는 손해, 즉 실제 발생된 손해에 대해서 인정해주는 것을 말한다.
다만 상표권자 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기가 매우 곤란한 경우가 많다. 이런 경우 침해자가 받은 이익액이나 상표권에 대한 사용을 허락해 받을 수 있는 합리적인 로열티를 손해액으로 추정할 수도 있다. 종래는 상표 사용에 대한 대가로 받는 금액이 ‘통상’ 받을 수 있는 로열티로 규정돼 있었다. 보통 매출액의 1~3% 정도의 금액이다. 그런데 최근 ‘통상’의 로열티가 ‘합리적’인 로열티로 바뀌면서 인정되는 손해배상액이 증가할 것으로 기대된다. 일본의 경우 통상이라는 문구 삭제 이후 로열티 인정율이 3~4%에서 7~10%로 상승하였다.
이와 다르게 법정 손해배상제도는 피해자의 실제 손해에 대한 입증이 없더라도 침해행위가 확정되는 것만으로 법원이 일정 손해배상액을 인정해준다. 상표법 제111조에 따른 손해배상으로 원고가 손해를 입증하지 않은 경우라도 피고의 침해가 인정된다면 법원은 상표법에서 정한 일정한 금액 또는 일정한 범위 내에서 원고의 손해액을 인정할 수 있다. 다만 법정손해배상의 청구가 인정되기 위해서는 일반적인 손해배상청구와 달리 동일성 범위 내의 침해여야 한다.
상표 침해는 동일성의 범위뿐만 아니라 유사한 영역에서의 사용도 일반수요자의 오인 혼동의 가능성 때문에 침해가 성립할 수 있다. 하지만, 법정 손해배상액을 청구할 때에는 유사한 상표의 사용이나 유사한 상품에 사용해 침해가 성립되는 경우에는 인정되지 않으니 법정 손해배상청구를 선택하는 경우에 주의해야 한다.
한편 2020년 10월 20일 상표법 개정을 통해 법정 손해배상액 한도를 5000만 원에서 1억 원으로 상향 조정했고, 고의 침해시 징벌적 손해배상으로 최대 3억 원까지 법정 손해배상액을 인정할 수 있도록 했다. 징벌적 손해배상으로 최대 3배까지 인정되는 것은 일반 손해배상액도 마찬가지이다. 고의에 의한 상표 침해의 경우 일반 손해배상액으로 인정된 금액의 3배까지 손해배상액을 인정할 수 있게 되었으니 상표 침해시 손해의 구제를 위하여 적극적인 활용을 고려해 볼 필요가 있다.
공우상 특허사무소 공앤유 변리사
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