[존재의 증명] BTS, 정우성, 이순신은 과연 상표등록이 가능할까

[비즈한국] 지식재산권은 상표·특허·​디자인 같은 산업재산권과 문학·​음악·​미술 작품 등에 관한 저작권을 총칭하는 개념이다. 4차 산업의 부상으로 중요성은 커졌지만 여전히 전문 영역이라는 인식이 강하다. 눈에 보이지 않는 무형의 지식재산권의 ‘존재를 증명’​하는 일도 만만치 않다. 중소기업, 혹은 개인이 자신의 브랜드를 지키기 위해서는 무엇을 준비하고 어떻게 대응해야 하는지와 지식재산권을 둘러싼 최신 트렌드를 소개한다.

저명한 타인의 명칭에 대해 제 3자가 상표 등록을 받을 수 있을까? 상표법 제34조 제1항 제6호에서는 “저명한 타인의 성명, 명칭 또는 상호, 초상, 서명, 인장, 아호, 예명, 필명 또는 이들의 약칭을 포함하는 상표”를 등록받을 수 없는 상표로 규정한다. 이런 규정은 타인의 인격권을 보호하기 위한 것으로서 타인의 성명, 명칭 등에 관하여는 인격권의 훼손이 있다고 인정될 정도의 저명성이 필요하다. 

다만 초상의 경우에는 저명성이 없더라도 타인이 이를 함부로 사용 시 인격권 훼손이 발생한다고 할 수 있어 저명성의 요건을 완화해야 하며, 서명·인장·아호·예명·필명이나 약칭 등은 직접적인 것이 아닌 2차적인 것이어서 성명 자체보다는 저명성이 더 요구된다. 대법원 판례 중에는 ‘2NE1’ 상표가 저명한 타인의 명칭에 해당한다고 판단한 바 있고, 나아가 쌍용그룹의 ‘쌍용’ 또한 저명한 타인의 상호에 해당한다고 판단했으며, ‘SHARP’가 ‘샤프 가부시키가이샤’의 상호의 약칭으로서 저명하다고 판시해 (타인의) 상표 출원을 거절했다.

#저명한 성명과 동일한 상표 등록할 수 있을까

저명한 성명 등의 상표도 등록이 가능한 경우가 있다. 저명한 타인이 고인이거나 저명한 타인이 직접 상표를 신청하는 경우, 또는 저명한 타인이 다른 사람의 상표 신청에 동의를 해주면 가능하다. 

‘이순신’은 저명한 타인에 해당하지만 고인이기 때문에 동의 없이 상표 등록이 가능하다. 일례로 고인인 ‘김광석’의 상표는 부인인 서해순 씨가 보유하고 있다. 김광석의 부인이기 때문에 김광석 상표권을 보유하고 있는 것이 아니라, 고인이기 때문에 누구든 선점해서 상표 등록을 받을 수 있는 점을 이용한 것이다.

’BTS‘는 BTS 당사자 본인이 출원하거나, 타인의 상표 신청에 당사자가 동의하면 상표 등록이 가능하다. 현재 BTS의 상표는 국내에만 191건의 상표가 주식회사 하이브의 이름으로 출원 진행 중이거나 등록되어 있다. 물론 BTS 멤버 전원의 동의가 있어야 가능하다.

저명한 타인의 성명과 동일한 성명을 갖는 타인의 경우는 어떻게 될까? 영화배우 정우성과 동명이인일 경우에도 영화배우 정우성의 동의가 없다면 상표 등록이 불가능하다. 유명인과 동명이인으로서 억울한 부분이 없지 않겠지만, 유명한 타인의 인격권을 보호하기 위한 취지에서 상표법에서는 동의를 요구하도록 규정되어 있다. 다만 이때 동의 없는 상표등록은 불가능하더라도, 상표법 제90조에서 자기의 성명 등을 상표로 사용하는 경우에 대해서 상표권의 효력이 미치지 않는 것으로 규정하는바, 부정경쟁 목적이 없는 한 유명인과 동명이인인 본인 이름의 상표에 대한 자유로운 사용은 가능하다. 

#그때는 맞고 지금은 틀리다

그런데 이러한 저명성의 정도는 때에 따라 달라질 수 있다. 원조 아이돌 그룹의 대명사인 H.O.T는 1990년대 중반부터 2000년대 초까지 매우 활발하게 활동함으로써 그 당시 전국민 대부분이 알 정도로 유명했다. 당시엔 저명성이 당연히 인정되었지만, 2021년 현재도 H.O.T에 대하여 저명성이 인정될지는 미지수다. 

2013년에 인정된 2NE1의 저명성이 현재도 유효하게 적용될 수 있을까? 인격권을 보호하는 취지의 본 상표법 규정을 고려하면 현재 해체하여 활동하지 않는 아이돌 그룹의 명칭에 대해 저명성을 인정받기는 쉽지 않아 보인다. 이런 저명성에 대한 입증은 저명한 타인 측에서 이루어지는 게 보통이다. 매우 유명해서 전국민이 인지할 정도의 유명인사가 아니라면 심사관 자의로 저명성을 인정하는 것에 리스크가 따를 수 있다.

최근에는 유튜브 방송을 진행하는 유튜버들이 많은 인기를 얻으며 널리 이름을 알리고 있고, 구독자가 수십만 명에서 수백만 명에 이르는 대형 유튜버들도 탄생했다. 이러한 유튜버들의 성명이나 유튜브 방송 채널명 또한 저명한 타인의 성명 등에 해당될 수 있다. 

일부 브로커들이 이들의 상표를 선점하려고 특허청에 상표를 신청하는 경우가 자주 발생한다. 이 때 심사관들이 유명 유튜버의 존재를 알지 못해 등록을 허락하는 케이스가 많다. 이 경우 유튜버 측에서 정보제공, 이의신청, 나아가 무효심판 등을 통하여 유튜버 본인의 저명성을 적극적으로 소명함으로써 해당 상표를 소멸시키고 본인이 상표를 가져올 수 있다. ​

[핫클릭]

· [존재의 증명] 상표 등록만 하면 '끝'이 아닌 까닭
· [존재의 증명] 삼성과 LG의 'QLED'는 과연 상표 등록이 가능할까
· [존재의 증명] 중국 브로커에게 상표를 뺏기지 않는 방법
· [존재의 증명] 미국은 왜 코로나19 백신 지재권 면제를 지지할까
· [존재의 증명] 신세계그룹, 정용진 닮은 고릴라 상표 출원한 배경은?

<저작권자 ⓒ 비즈한국 무단전재 및 재배포 금지>