카카오 자회사 '프렌즈게임즈' 상표등록 불허 위기 넘겼다

[비즈한국] 카카오게임즈 자회사인 ‘프렌즈게임즈’ 상표가 등록될 가능성이 높아졌다. 특허법원은 지난달 14일 카카오가 프렌즈게임즈 상표등록을 거절한 심결을 취소하라며 ​특허청장을 상대로 ​제기한 소송에서 원고 승소 판결을 내렸다. 이에 따라 프렌즈게임즈 상표는 다시 특허청에서 심사를 받게 된다.

#2년 반 걸려 재심사

프렌즈게임즈는 카카오프렌즈 IP를 활용한 모바일 게임과 H5(HTML 5, 앱이 아닌 인터넷 브라우저로 이용 가능한 게임) 게임을 개발하는 캐주얼 게임 전문 개발사다. ‘프렌즈게임즈’는 2018년 1월 영화 제작업·텔레비전 쇼 제작업·모바일 앱을 통한 온라인게임서비스업 등을 포함하는 41류에 대해 상표를 출원했다. 하지만 특허청이 먼저 등록된 레고(LEGO)의 ‘프렌즈(friends)’ 상표와 유사하다는 이유로 거절했고, 이 건은 특허심판원으로 넘어갔다.

특허심판원 또한 선등록 상표와 호칭 및 관념, 지정상품이 유사하다는 이유로 지난해 12월 심판 청구를 기각했다. 카카오 측은 “‘프렌즈’는 다수 등록돼 식별력이 약해진 단어이기 때문에 ‘프렌즈게임즈’ 전체로 판단해야 한다”고 주장했으나 특허심판원은 이미 등록된 ‘프렌즈’ 상표와의 유사성을 들어 기각했다. 

하지만 특허법원은 ‘프렌즈’와 ‘게임즈’ 각각은 식별력이 없기 때문에 ‘프렌즈게임즈’ 단어 전체를 두고 판단해야 한다고 봤다. 또 “​일반 수요자가 게임 부분에 사용된 선등록상표 ‘프렌즈’를 ‘프렌즈게임즈’라고 호칭하거나 관념한다는 점을 인정할 만한 아무런 증거가 없다”​고 설명하며 특허심판원 심결을 취소하는 결정을 내렸다.

공우상 특허사무소 공앤유 변리사는 “프렌즈게임즈 상표가 등록받기 어려웠던 건 다수의 유사 상표가 등록돼 있었기 때문이다. 판결문에 따르면 41류 지정상품에 대해 ‘프렌즈’ 또는 ‘friends’를 포함하는 상표가 100여 개 출원·등록됐다. 이런 경우 자체 식별력이 약해지게 된다. 특허법원은 이를 고려해 ‘프렌즈’만이 아닌 ‘프렌즈게임즈’ 전체를 관찰해 다른 판결을 내린 것으로 보인다”고 해석했다. 

#봉구비어·봉구통닭 분쟁도 유사한 케이스 

‘프렌즈게임즈’와 같이 식별력이 부족해 상표등록 과정에 어려움을 겪는 사례는 흔하다. 업계 관계자들은 “식별력을 인정받기 위해서는 상표 전체가 갖는 인지도로 설득해야 한다”고 조언했다. 

올해 초 봉구비어가 봉구통닭을 상대로 낸 ‘상호 사용금지 가처분 신청’ 소송에서 진 이유도 유사한 맥락이다. 서울중앙지방법원은 봉구비어 운영사 ‘주식회사 용감한 사람들’이 봉구통닭 운영사 ‘주식회사 보고싶다’를 상대로 제기한 ‘봉구통닭 상호 사용금지 등 가처분 소송’ 판결에서 ‘봉구통닭’ 운영사의 손을 들었다. 음식료품을 제공하는 서비스업을 포함하는 43류에서 ‘봉구’라는 상호의 식별력이 약하다는 이유였다. 봉구비어 이전에도 ‘봉구스 밥버거’, ‘봉구네’ 등 ‘봉구’가 들어간 상표가 다수 출원·등록됐기 때문이다. 

김영두 특허법인 인벤싱크 변리사는 “봉구비어도 이전에 등록된 상표 때문에 등록받기 어려웠던 걸로 보인다. 하지만 봉구비어 자체로 유명해지면서 봉구비어 전체로 받을 수 있게 됐다. 상호 사용금지 가처분 신청 소송 결과가 나머지 상표 관련 분쟁에 영향이 없진 않을 것”이라고 설명했다.

봉구비어 측은 “봉구통닭 운영사인 ‘주식회사 보고싶다’의 ‘봉구통닭’ 상표보다 우리가 먼저 ‘봉구아빠통닭’ 상표를 출원했다. 가처분 소송과 더불어 여러 상표 및 행정소송이 진행 중이다. 가맹점주의 권익을 보장하기 위해 다툴 수 있는 상표에 대한 권리는 계속 다투어 피해를 최소화하는 데 주력할 예정”이라고 밝혔다. ​ 

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