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'모나리자' 화장지 3사, 상표권 둘러싼 29년 갈등 뒷얘기

'땡큐 화장지' 권리는 '모나리자에스엠'에…'(주)모나리자'도 사용할 수 있지만 법적 권한 없어

2020.05.08(Fri) 11:06:56

[비즈한국] 유명 두루마리 화장지 ‘땡큐’ 상표를 둘러싼 제지업계의 법적 분쟁이 지난해 5월 특허법원 판결로 마무리된 사실이 뒤늦게 알려졌다. 대구지역 중소기업 ‘모나리자에스엠’이 단독으로 출원해 등록받은 ‘땡큐’ 상표를 무효화하려던 ‘(주)모나리자’의 시도가 특허법원 판결로 무산됐다. 이 판결로 ‘땡큐’ 상표는 모나리자에스엠 단독 소유가 됐으며, 다른 공유상표들은 아직도 소송이 진행 중이다. 비즈한국이 판결문을 통해 자세한 내막을 알아봤다. 

 

모나리자에스엠이 출원한 땡큐 도형상표. 1991년부터 사용돼 소비자들에게 익숙한 화장지 마크로 인식됐다. 사진=특허정보넷 키프리스


#회사 3개로 나눠진 뒤에도 상표 공유하다가…

 

화장지 전문 생산업체 ‘모나리자’의 역사는 1970년대부터 시작한다. ‘쌍마화장지 공업사’라는 이름으로 화장지 가공업을 시작한 회사는 1976년 태평양제지주식회사(대전), 쌍마(대구) 그리고 1977년 주식회사 경마제지(서울·경기) 세 개 회사로 분할돼 각자의 지역을 맡았다.

 

회사는 나뉘어졌지만 함께 판매해온 화장지 이름은 그대로 쓰기로 했다. 세 회사는 1991년부터 널리 알려진 ‘모나리자’ 등 상표의 공유상표권자로 설정돼 광고비를 함께 부담했다. 그러다 점차 지역적 경계가 허물어졌고, ‘모나리자 서울’은 ‘모나리자 대전’을 인수한 뒤 사모펀드에 인수되는 과정을 거쳐 지금의 ‘(주)모나리자​’가 됐다. 모나리자 대전(현재 엠에스에스글로벌)은 모나리자의 지주회사로 변신했다. (주)모나리자​는 1988년 유가증권시장에 상장됐으며, 최근 코로나19 이슈에 주가가 상승하면서 주목을 받기도 했다.

 

대구를 기반으로 하던 쌍마 역시 우여곡절을 겪은 뒤 현재의 모나리자에스엠이 됐다. 이 과정에서 공유상표는 세 회사의 발목을 잡았다. 관련 분쟁은 1991년 공유상표 등록 당시부터 이어졌다. 이들은 모나리자 외에도 다수의 상표를 공유했는데, ‘(주)모나리자​’ 측에서 모나리자 상표를 제외한 나머지 대부분의 공유상표에 대해 존속기간 연장등록에 협조하지 않으면서 다시금 문제가 불거졌다. 결국 공유상표권들은 존속기간 만료로 소멸됐다.

 

모나리자에스엠이 판매 중인 땡큐 화장지. 1991년 등록과 소멸을 반복한 도형상표를 지금까지 쓰고 있다. 사진=판매사이트 캡처

 

2014년 4월 모나리자에스엠은 판매 중인 ‘땡큐 화장지’ 상표를 다시 특허청에 단독 출원했고 2016년 11월 등록됐다. 하지만 ‘(주)모나리자​’에서 제동을 걸었다. ‘공유상표권자로서 함께 사용하던 상표로, (주)모나리자​가 가장 큰 규모로 사용해왔고 수요자들에게 출처의 혼동을 줄 수 있기 때문’이라는 지적이었다. 특허심판원은 (주)모나리자​의 손을 들어 등록무효 판정을 내렸고, 결국 이 상표는 특허법원까지 올라갔다. 

 

그러나 특허법원은 모나리자에스엠의 단독 상표 출원이 합당하다고 판단했다. 판결문에 따르면 특허법원은 ‘피고인 (주)모나리자​가 공유상표권자들 중 1인으로 갱신등록 절차에 응했다면 이 상표의 공유상표권자로서의 지위를 가질 수 있었다. 그럼에도 이를 거절했기 때문에 스스로 권리가 소멸되는 것을 자초했다. 따라서 다른 공유상표권자가 이에 대해 후속 출원해 상표권을 보유하게 되는 상황을 용인했다고 봐야 한다’고 해석했다.

 

(주)모나리자가 판매 중인 땡큐 화장지. 모나리자에스엠이 출원한 상표와 전혀 다른 도형을 사용 중이다. 사진=판매사이트 캡처

 

특허법원 판결로 ‘땡큐 화장지’에 대한 상표 권리를 모나리자에스엠이 단독 행사하게 됐지만, 그렇다고 (주)모나리자​가 주력 상품인 ‘땡큐 화장지’를 판매하지 못하게 된 건 아니다. 모나리자는 공유상표권자로서 선사용 상표권들과 이 사건 소멸상표들을 사용해왔기 때문에 상표법에 따라 이 등록상표를 자신이 사용하던 상품에 ​계속해서 사용할 권리를 갖는다. 다만 추후 제3자가 이 상표를 사용하거나 사용할 의지를 밝혔을 때의 권리는 모나리자에스엠이 단독 행사하게 된다. 

 

현재 양사는 ‘땡큐 화장지’ 외 다른 공유상표와 관련해서도 분쟁이 진행 중이다. 모나리자에스엠 측 대리를 맡은 김영두 특허법인 인벤싱크 변리사는 “기존의 법리대로라면 특허법원에서 무효 판정이 났을 것이다. ​(주)​모나리자와 모나리자에스엠이 공유하면서 같이 키운 상표인데, 뒤에 한 명이 따로 출원했기 때문이다. 보통 이런 경우 한 명이 등록을 받기는 어렵다. 다만 이번 재판의 경우 아무도 갖지 못하게 공유관계를 해소하려는 상대 의도가 명백했기 때문에 예외적 부분이 있었다. (주)모나리자 측에서는 이 상표를 사용하지 않고 다른 도형을 사용하는 데 이의를 제기한 것인데, 이 내용을 밝힌 게 재판에 반영됐다”라고 설명했다. 

 

#공유상표권 분쟁 사례 다수…법 개정돼 1인만 신청해도 상표권 갱신

 

한편 공유상표와 관련된 이슈가 많아지자 특허청은 지난해 관련 법안 개정에 나섰다. 기존에는 공유상표권의 경우 갱신등록을 하려면 공유자 모두가 신청해야 권리가 연장될 수 있었다. 하지만 지난해 4월 국회를 통과해 10월부터 시행 중인 ‘상표법 일부개정안’에 따르면 여러 사람이 공동으로 상표권을 가진 공유상표권을 갱신할 경우 공유자 중 1인의 신청만으로도 상표권 갱신이 가능해졌다.

 

공유상표 이슈로 몸살을 앓고 있는 대표적인 사례는 ‘금호’다. ‘금호’ 상표권은 여러 차례 소유권 변동을 거치면서 금호산업과 금호석유화학을 양대 지주회사로 한 그룹 출범에 맞춰 두 회사가 공유하게 된다. 하지만 2009년 박삼구 회장과 박찬구 회장 간에 ‘금호 형제의 난’이 발생하면서 계열이 분리됐고, 상표권 공유에도 문제가 생긴다. 상표법상 공유자끼리는 상표사용료를 지급할 필요가 없음에도 금호석유화학은 금호산업에 사용료를 지불해왔는데, 관계가 악화되면서 금호석유화학이 이를 거부한 것이다. 

 

이에 금호산업은 상표권이전청구를 제기했으나 패소했다. 지금까지도 금호산업과 금호석유화학은 ‘금호’라는 상표권을 공유하며, 다른 계열사들은 사용료를 지불하면서 상표를 사용하고 있다. 최근 ​금호아시아나가 전 직원이 무급휴직 중이 상황에서 119억 원의 상표 사용료를 지불해 사회적 공분을 사기도 했다. 

 

특허청 관계자는 “공유상표는 10년이 지나면 갱신을 해야 하는데, 한쪽이 소식이 끊기거나 해외에 나가 있는 등 여러 사례가 민원으로 들어왔다. 법 개정에 대한 요구가 국민신문고를 통해 접수돼서 법을 개정하게 됐다. 양도절차가 따로 있기 때문에 이번 개정으로 공유상표를 연장하려는 의지가 한쪽만 있더라도 큰 어려움 없이 처리할 수 있을 것”이라고 전했다. 

김보현 기자 kbh@bizhankook.com


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